Komu prawa do innowacji?

Wynalazczość i twórczość personelu – czyli jak skutecznie nabyć prawa do przedmiotów praw własności intelektualnej takich jak np. nowe rozwiązania technologiczne

Producent urządzeń do diagnostyki rehabilitacyjnej podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu stworzenie nowego systemu do obserwacji aktywności mięśniowej pacjenta. W prace zaangażowane będzie wewnętrzny zespół B+R spółki, w skład którego wchodzi trzech pracowników i dwie osoby świadczące usługi na podstawie umowy o prowadzenie prac badawczych. Prace zespołu mogą prowadzić do dokonania wynalazku chronionego patentem w Polsce oraz docelowo w państwach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych i w Chinach lub do istotnej zmiany dokumentacji procesu produkcyjnego – mającej poufny charakter i podlegającej ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Wytwórca urządzeń do oczyszczania powietrza zamierza wprowadzić na rynek nową markę oczyszczaczy powietrza. Opracowanie takiej nowej marki zleca zewnętrznej agencji projektowej, która ma współpracować z zatrudnionymi przez wytwórcę pracownikami z zespołu marketingu. W wyniku wykonanych prac powstaną znaki towarowe, chronione na terytorium UE oraz na wybranych rynkach azjatyckich, a także utwory podlegające ochronie prawnoautorskiej.

Przykłady podobnych projektów angażujących personel twórczy lub innowacyjny można mnożyć. O ich rynkowym powodzeniu w każdym przypadku decydować będą m.in. zapewnienie odpowiedniego finansowania, zaangażowanie twórczych lub innowacyjnych umysłów oraz konsekwencja w realizacji. Doświadczenia pokazują jednak, że podjęty wysiłek i poczynione nakłady mogą okazać się niewystarczające w tych przypadkach, w których na skutek braku poprawnie zredagowanych umów z personelem i zewnętrznymi dostawcami przedsiębiorca nie zapewnił sobie nabycia odpowiednich praw własności intelektualnej do produktów i wyników prac realizowanych w ramach projektu.

W artykule zostaną przedstawione kluczowe zasady dotyczące praw własności intelektualnej w relacji pracodawcy lub zamawiającego ze swoim personelem twórczym i innowacyjnym.

Wynalazek, wzór, know-how: co dla kogo?

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku („p.w.p.”) wprowadzają zasadę, zgodnie z którą prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy. Co istotne, twórcą lub współtwórcą wynalazku czy wzoru może być wyłącznie człowiek. Nie może być nim spółka, stowarzyszenie czy fundacja. Wynikająca z p.w.p. zasada „prawo dla twórcy” skutkuje istotnymi konsekwencjami, choćby w kontekście podmiotu, który może docelowo uzyskać we właściwym urzędzie patent na dokonany wynalazek czy prawo do wzoru. O ile bowiem nie dojdzie do przeniesienia przez twórcę lub współtwórcę takiego prawa na pracodawcę, czy zamawiającego lub prawo takie nie powstanie, na zasadzie przewidzianego w p.w.p. wyjątku, w sposób pierwotny na rzecz pracodawcy lub zamawiającego – wyłącznie twórca będzie uprawniony do patentu lub wyłącznego prawa chroniącego wzór.

W relacjach pracodawca (zamawiający) – twórca kluczowe jest zatem ustalenie czy i w jakich sytuacjach prawo do patentu lub wzoru przysługiwać będzie temu pierwszemu podmiotowi – w naszym przykładzie producentowi urządzeń do diagnostyki rehabilitacyjnej. Na podstawie p.w.p. w przypadku dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa do wzoru przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. W przywołanym powyżej wyjątku od zasady „prawo dla twórcy” należy zwrócić uwagę na następujące istotne aspekty.

Po pierwsze, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie tego wyjątku, prawo do uzyskania patentu lub wzoru powstaje w sposób pierwotny i z mocy prawa na rzecz pracodawcy lub zamawiającego. Innymi słowy, w sytuacji takiej nie dochodzi do zbycia prawa przez twórcę na rzecz pracodawcy lub zamawiającego. Okoliczność ta ma istotne znaczenie choćby z tego powodu, że również wykonywanie przez strony określonej umowy (np. umowy o świadczenie usług) na podstawie ustnego porozumienia, bez zachowania pisemnej formy, może skutkować powstaniem na rzecz zamawiającego producenta urządzeń do diagnostyki rehabilitacyjnej prawa do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa do wzoru dokonanego przez twórcę w wyniku realizacji takiej umowy.

Po drugie, podstawą pierwotnego przysługiwania takiego prawa może być nie tylko realizacja stosunku pracy, ale także innej umowy, np. umowy o dzieło czy umowy oświadczenie usług. Oznacza to, że katalog relacji umownych, w wyniku wykonywania których może dojść do powstania wynalazku lub wzoru jest w zasadzie otwarty i wykracza poza ramy stosunku pracy. W naszym przykładzie 1 powyżej prawo do uzyskania patentu na rzecz producenta urządzeń do diagnostyki rehabilitacyjnej może zatem powstać również w przypadku, gdy wynalazku dotyczącego nowego systemu do obserwacji aktywności mięśniowej pacjenta dokona twórca wykonujący obowiązki np. z umowy o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Po trzecie, kluczową przesłanką przysługiwania pracodawcy lub zamawiającemu (nie zaś twórcy) prawa do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa do wzoru jest okoliczność dokonania takiego wynalazku lub wzoru przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy. Z jednej strony chodzi zatem o ograniczony katalog sytuacji, w których wynalazek lub wzór dokonywany jest w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nie zaś np. jedynie przy okazji realizacji takiej umowy. Z drugiej natomiast – istnienie takiego obowiązku nie musi wynikać wprost z treści samej umowy. Istotna jest możliwość ustalenia, czy na podstawie wszystkich okoliczności określonego stosunku prawnego łączącego strony (uwzględniających np. rodzaj wykonywanej pracy czy obowiązków, pełnioną przez twórcę funkcję, istnienie ewentualnie poleceń, czy regulaminów, zgodnego zamiaru stronu lub celu umowy) w danym przypadku wykonywanie działań o charakterze wynalazczym wchodzi w zakres obowiązków twórcy na podstawie takiej umowy. Nie omawiając w niniejszym artykule szeregu możliwych scenariuszy i wątpliwości w tym zakresie – należy wskazać, że ustalenie tej kwestii w przypadkach spornych należy ostatecznie do sądu. Orzecznictwo dostarcza wielu ciekawych stanów faktycznych będących przedmiotem rozstrzygnięcia. Tytułem przykładu, w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 roku (I ACa 499/08) Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że „Opracowania przez daną osobę wynalazku lub wzoru użytkowego w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nie można ujmować w sposób zawężony, tj. dający uprawnienie do wynagrodzenia wyłącznie w sytuacjach, gdy opracowanie wynalazków i wzorów należało do zakresu określonych na piśmie obowiązków pracownika, wynikających z umowy o pracę lub z innych dokumentów przedsiębiorcy. Takie ujęcie pozwalałoby bowiem na uzyskanie wynagrodzenia od przedsiębiorcy jedynie przez twórców zatrudnionych na stanowisku wynalazcy-racjonalizatora, zaś pozbawiałoby tego uprawnienia pozostałych pracowników, niewątpliwych twórców zarejestrowanych rozwiązań”. Sprawa dotyczyła ustalenia czy dokonanie przez powoda, będącego byłym prezesem zarządu pozwanej spółki, dwóch wzorów użytkowych dotyczących płyt stropowych było wynikiem wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy w kontekście m.in. regulaminu organizacyjnego spółki.

Po czwarte wreszcie, strony mogą uzgodnić w umowie, że omawiany wyjątek nie znajdzie zastosowania, i nawet w przypadku dokonania np. wynalazku w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy – prawo do uzyskania patentu nadal przysługiwać będzie twórcy. Jednak, aby taka sytuacja miała miejsce konieczne jest wyraźne zastrzeżenie w umowie.

Wracając do przykładu 1 – owocem prac zespołu B+R spółki może być nie tylko wynalazek, ale także nowa (istotnie uaktualniona), poufna dokumentacja dotycząca procesu produkcyjnego. Informacje zawarte w takiej dokumentacji mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa producenta określonego urządzenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („u.z.n.k.”). O ile jednak przepisy p.w.p. wprowadzają mechanizm powstania prawa do patentu na wynalazek czy prawa do wzoru na rzecz pracodawcy lub zamawiającego, tak w odniesieniu do praw do tajemnicy przedsiębiorstwa brak jest takich regulacji w u.z.n.k., czy w innych przepisach. Nie omawiając w tym artykule zagadnień związanych ze specyfiką zbywalności praw do tajemnicy przedsiębiorstwa, czy rozgraniczeniem know-how pracodawcy od wiedzy i doświadczeń zawodowych pracownika, należy wskazać, że wyłącznie od właściwie zredagowanej z umowy z twórcą zależeć będzie skuteczność nabycia przez pracodawcę/zamawiającego praw w tym zakresie.

A jak z utworem?

Przechodząc natomiast do przykładu nr 2 powyżej – w ramach pracy nad projektem nowej marki urządzeń do oczyszczania powietrza z dużym prawdopodobieństwem powstaną rozmaitego rodzaju materiały, w tym ulotki, plakaty, filmy reklamowe, strona internetowa, projekty logotypów, które stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku. Analogicznie jak w przypadku wynalazku czy wzoru, również polskie prawo autorskie wprowadza zasadę „prawa dla twórcy” z podobnym wyjątkiem dotyczącym stworzenia utworu w wyniku wykonywania przez pracownika obowiązków ze stosunku pracy. W tym ostatnim przypadku pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do takiego utworu z chwilą jego przyjęcia, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Odmiennie jednak niż w przypadku omówionych powyżej praw do wynalazków lub wzorów „pracowniczych” – w przypadku utworów pracodawca nabywa z mocy ustawy majątkowe prawa autorskie do utworu od pracownika. Inaczej, prawa te nie powstają w sposób pierwotny na rzecz pracodawcy[1]. Co więcej, ustawowy wyjątek wprowadzający mechanizm nabycia od twórcy majątkowych praw autorskich dotyczy tylko relacji pracowniczych. Mechanizm ten nie obejmuje innych stosunków prawnych, np. umów o dzieło czy umów zlecenia, choćby były zbliżone do stosunku pracowniczego, np. przez związanie wykonawcy dzieła określonymi dyspozycjami.[2] W omawianym przykładzie 2, gdyby w wewnętrznym zespole do spraw marketingu zaangażowany był projektant realizujący np. umowę o świadczenie usług, nie doszłoby z mocy prawa do przejścia na zamawiającego majątkowych praw autorskich. Jedyną podstawą mogącą zapewnić ewentualne skuteczne przeniesienie w takim przypadku majątkowych praw autorskich do utworu na zamawiającego byłaby poprawnie zredagowana umowa z twórcą. Co więcej, powstałe w wyniku prac nad nową marką logotypy stanowić mogą również znaki towarowe chronione przepisami p.w.p. Przepisy tej ustawy p.w.p. nie przewidują ustawowego mechanizmu nabywania przez pracodawcę (zleceniodawcę) prawa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Dlatego istotne jest również zaadresowanie kwestii nabycia tego prawa przez pracodawcę (zleceniodawcę) w umowach z pracownikami (zleceniobiorcami).

Owoce wspólnej pracy

Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy utwór, wynalazek, wzór czy znak towarowy jest stworzony lub dokonany wspólnie przez kilka osób (co w omawianych przykładach byłoby bardzo prawdopodobne) – odpowiednie prawa do wyników tych prac przysługiwałby tym osobom wspólnie, chyba że pracodawca lub zamawiający skutecznie uzyskałby te prawa od każdego ze współtwórców. Wspólność prawa do utworu, wynalazku, wzoru, czy know-how powoduje natomiast szereg istotnych konsekwencji dotyczących np. zgłoszenia i utrzymania prawa w mocy, ochrony przed naruszeniami, podziału korzyści z eksploatacji, zbycia udziału we wspólnym prawie, czy możliwości zniesienia wspólności. Tytułem przykładu, w przypadku wspólności praw do patentu każdy ze współuprawnionych może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patent. Status współuprawnionego do patentu wiąże się jednak również z pewnymi zobowiązaniami na rzecz innych współuprawnionych, jeśli nie zostało to inaczej uregulowane w umowie pomiędzy współuprawnionymi do patentu. Na przykład, w razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie.

Uwagi końcowe

Podsumowując powyższe uwagi należy wskazać, że od właściwie zredagowanych umów z personelem twórczym lub innowacyjnym w zakresie praw własności intelektualnej w wielu przypadkach może zależeć powodzenie określonego projektu lub przedsięwzięcia, nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych. Dlatego istotne jest uregulowanie w umowie z pracownikami oraz współpracownikami również tych aspektów – w sposób zapewniający przedsiębiorcy nabycie, w możliwie najszerszym zakresie, praw do przedmiotów własności intelektualnej stworzonych, dokonanych lub rozwiniętych przez personel twórczy i innowacyjny.

Marek Oleksyn, radca prawny w zespole prawa własności intelektualnej i nowych technologii kancelarii CMS w Warszawie

Karina Zielińska-Piątkowska, adwokat w zespole prawa własności intelektualnej i nowych technologii kancelarii CMS w Warszawie

[1] Wyłącznie w odniesieniu do majątkowych prawa autorskich do „pracowniczych” utworów stanowiących program komputerowy polskie prawo autorskie przewiduje ich powstanie w sposób pierwotny na rzecz pracodawcy.

[2] D. Flisak, Komentarz do art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] D. Flisak, Komentarz do wybranych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, LEX.